Schadenfall: Firmenname verletzt geschützte Markenrechte

Mittwoch, 20. Juli 2011

Eine gute Idee, dazu eine Portion Kreativität und vielleicht noch den einen oder anderen wohlklingenden Vokal: den richtigen Firmennamen für das eigene Unternehmen zu finden ist gar nicht so einfach. Denn selbst die ausgefallenste Wortschöpfung kann gegen einen markenrechtlich geschützten Namen verstoßen – und das hat teure rechtliche Konsequenzen. Diese Erfahrung machte auch eine Agentur für Webdesign, SEO und Online-Marketing. exali berichtet über den Fall – und warum eine Berufshaftpflicht schützt.

Ältere Marke vollständig in jüngeren Zeichen enthalten
Zusätzliches Gutachten bestätigt: Die Phonetik ist ausschlaggebend
Markenrechtsverletzungen gefährden das eigene Geschäftsmodell
Passiver Rechtsschutz: Unterstützung durch Rechtsexperten

Ältere Marke vollständig in jüngeren Zeichen enthalten

Der ganze Fall: 2010 ging die von exali betreute Agentur mit einer Webseite unter ihrem Firmennamen online, der sich in nur zwei Buchstaben am Ende des Wortes von dem eines anderen Unternehmens unterscheidet.

Das Problem: Diese andere Firma hat bereits seit 1996 markenrechtlichen Schutz ihrer Firmenbezeichnung und damit auch die ausschließlichen Nutzungsrechte. Und nun war die ältere Marke vollständig in den jüngeren Zeichen enthalten.

Eine Doppelung, die nicht lange unentdeckt blieb – und besonders brisant war: Die beiden Dienstleistungsunternehmen sind nicht nur in der gleichen Branche tätig, sondern bieten auch ähnliche Dienstleistungen an.

Mitte dieses Jahres flatterte der Agentur deshalb eine markenrechtliche Abmahnung (Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Markengesetz ins Haus. Darin wurde sie auf Unterlassung-, Auskunfts-, Schadenersatz- und ggf. Vernichtungsansprüche der Klägerin mit den älteren Markenrechten aufmerksam gemacht (Streitwert 50.000,00 Euro, Kosten für den Anwaltsbrief rund 1.400,00 Euro). Zudem wurde der Agenturnahe gelegt, die Domain auf die Klägerin zu übertragen.

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Zusätzliches Gutachten bestätigt: Die Phonetik ist ausschlaggebend

Der Dienstleister meldete den Fall seiner Berufshaftpflicht (Media-Haftpflicht über exali) und erhielt Unterstützung von den Schadenspezialisten der Hiscox. Die Anwälte kamen zu dem Ergebnis: Aufgrund des Unterschieds von nur zwei Buchstaben bestehe eine nicht bestreitbare Verwechslungsgefahr. Die Phonetik sei einfach zu ähnlich. Einen Rechtsstreit, so die Experten, würde die Agentur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren.

Da jedoch eine Änderung des Firmennamens einen massiven Eingriff in das laufende Agenturgeschäft darstellt, konnten wir von exali bei der Hiscox bewirken, dass ein zusätzliches Gutachten von einer externen, auf Markenrecht spezialisierten Kanzlei in München, erstellt und die zusätzlichen Kosten hierfür von der Berufshaftpflicht übernommen wurden.

Leider kam auch diese externe Kanzlei zu dem Ergebnis, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Berufshaftpflicht übernimmt rechtliche Prüfung und Schadenersatz

Am Ende unterschrieb die Agentur deshalb die Unterlassungserklärung – und verpflichtete sich damit rechtlich, den Firmennamen in Zukunft nicht mehr zu verwenden.

Die Berufshaftpflicht beriet jedoch vor Abgabe der Unterlassungserklärung die Agentur und modifizierte die Unterlassungserklärung in deren Sinne. Zudem konnte die Hiscox mit dem Kläger eine Fristverlängerung für die „Umfirmierung“ erwirken, sodass die Agentur nicht in einer „Nacht und Nebel -Aktion“ einen neuen Namen finden musste und etwas mehr Zeit hatte, die Kunden über die Veränderungen zu informieren.

Neben den Kosten für externe Gutachten der auf Markenrecht spezialisierten Kanzlei von ca. 500,00 Euro erstattete die Berufshaftpflicht auch die Rechtsanwaltskosten der Klägerin in Höhe von rund 1.400,00 Euro.

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Markenrechtsverletzungen gefährden das eigene Geschäftsmodell

Der Schadenfall zeigt, dass Markenrechtsverletzungen meist eine ganze Reihe an Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch bei der Medien-Agentur war es nur mit dem Unterschreiben der Unterlassungserklärung nicht getan. So war sie nicht nur dazu verpflichtet, ihre Domain abzugeben und den Firmennamen zu ändern. Unter anderem musste Werbematerial, das bereits produziert war, wieder einkassiert und der Firmennamen von einem Auto entfernt werden.

Daher sollte man die Kosten für eine markenrechtliche Prüfung des gewünschten Firmennames vor der Gründung einer Agentur nicht scheuen. Den Firmennamen im Nachhinein aufgeben zu müssen, stellt unabhängig von den über die Berufshaftpflicht versicherten Schadenersatzansprüchen eine Gefährdung des eigenen Geschäftsmodells dar.

Dazu kommt: Wenn im Web nach Unterschreiben der Unterlassungserklärung noch Inhalte mit dem wiederrechtlich verwendeten Inhalt auftauchen, kann dies zu erneuten Schadenersatzforderungen des Klägers und einem weiteren Schadenfall für die Berufshaftpflicht führen.

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Baustein ‚Passiver Rechtsschutz‘: Unterstützung durch Rechtsexperten

Das Schadenbeispiel der Agentur zeigt, wie wichtig eine zeitgemäße Berufshaftpflicht ist und dass diese nicht nur für den Schaden einspringt, sondern auch sämtliche damit verbundenen Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten übernimmt. Das gewährleistet der Baustein "Passiver Rechtsschutz“.

Gleichzeitig bedeutet "Passiver Rechtsschutz" auch, dass der Berufshaftpflichtversicherer die Auseinandersetzung mit dem Gegner übernimmt, wenn dies notwendig ist. Das ist vor allem entscheidend, wenn es zum Rechtsstreit kommt. Denn ein Freiberufler oder eine Agentur haben meist weder die finanziellen Mittel, noch das nötige Know-how, um solch eine rechtliche Auseinandersetzung allein durchzustehen.

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